補正案を審査官に事前確認するメリット

拒絶理由通知への対応では、意見書・補正書を正式に提出する前に、補正案を審査官に示して、拒絶理由が解消する見込みがあるか確認することが有効な場合があります。

出願人によっては、こうした電話等による審査官とのやり取りをほとんど利用していないこともあります。

しかし、特に、

「補正すれば通りそうだが、どこまで限定すればよいか微妙」

という案件では、積極的に検討してよい方法だと思います。

特に大きなメリットは、正式な意見書・補正書を提出する前に、審査官から一度反応を得られることです。

もちろん、法律上の応答機会が増えるわけではありませんが、実務上は、拒絶理由通知に対する応答を正式に提出する前に、いわば一度追加で審査官の考えを確認できることになります。

必要以上に狭い補正を避けられる

例えば、拒絶理由を確実に解消するには「A＋B＋C」まで限定した方が安全そうだが、「A＋B」だけでも解消できる可能性がある場合を考えます。

このような場合、まず「A＋B」の補正案を審査官に示し、拒絶理由が解消する見込みがあるか確認することができます。

審査官から「この補正であれば解消する」との見解が得られれば、Cまで限定する必要がなくなる可能性があります。

そのため、本当に必要な範囲までだけ限定することには大きな意味があります。

補正方針として、

の二つが考えられることがあります。

この場合、まずチャレンジ案Aを審査官に確認してもらい、A案では難しいとの感触であれば、正式な応答では安全案Bを提出するという対応も可能です。

つまり、チャレンジ案Aをいきなり正式提出して拒絶査定を受けるリスクを負うことなく、まず審査官の反応を確認し、その結果を踏まえて正式な補正内容を決めることができます。

最初から安全案だけを提出するよりも、より広い権利範囲を残せる可能性を一度確認してから判断できる点がメリットです。

意見書・補正書を正式に提出した後に、補正が不十分として拒絶査定を受ければ、その後に拒絶査定不服審判などを検討する必要が生じる場合があります。

これに対し、提出前に審査官の考えを確認しておけば、正式な応答の前に補正案を一度修正する機会を持つことができます。

例えば、最初に考えた補正案について審査官から「この点がまだ問題になる」との見解が示されれば、その指摘を踏まえて補正案を修正したうえで、正式な意見書・補正書を提出することができます。

その意味では、電話等による事前確認は、拒絶理由通知に対する応答を実質的に一段階増やすような効果を持つ場合があります。

結果として、拒絶査定や追加の中間処理を避け、応答回数、出願人の費用、審査に要する時間を抑えられる場合があります。

また、正式な面接を設定して多くの資料を準備するほどではなく、補正案を事前に送付して電話で短時間確認する程度であれば、比較的少ない負担で利用できます。

注意すべき点もあります。

審査官との電話等によるやり取りについては応対記録が作成され、補正案などの提出資料を含め、後に公衆の閲覧に供されます。

したがって、審査官にどのような補正案を示したか、どのようなやり取りをしたかを、後に第三者が確認できる可能性があることは考慮する必要があります。

案件によっては、この点を踏まえて、どこまで具体的な内容を事前に提示するかを検討することも重要です。

もちろん、事前に審査官へ確認したからといって、必ず特許査定になることが保証されるわけではありません。

それでも、

「補正の方向性は見えているが、どこまで限定すれば十分なのか判断が難しい」

という案件では、提出前に審査官の見解を確認することで、正式な応答の前に一度軌道修正する機会を持つことができます。

その結果、必要以上に権利範囲を狭めることを避けながら、無駄な拒絶査定や追加の中間処理を減らせる可能性があります。

拒絶理由通知への対応では、補正内容を検討するだけでなく、審査官とのコミュニケーションをうまく活用することも、一つの選択肢です。

弊所では、案件の内容を検討したうえで、審査官への事前確認が有効と考えられる場合には、出願人に対して積極的にその利用を提案しています。