特許出願の審査では、拒絶理由を解消するために請求項を補正し、権利範囲を限定することがあります。
例えば、当初の請求項が、
「AとBを含む組成物」
であったとします。
審査の結果、「A＋B」では先行技術との差別化が難しいものの、構成Cを加えた、
「AとBとCを含む組成物」
まで限定すれば特許になることが分かった場合、原出願では「A＋B＋C」として特許を取得することが考えられます。
しかし、原出願で「A＋B＋C」に限定したからといって、当初狙っていた「A＋B」の権利化を必ずしも諦める必要はありません。
分割出願を利用して、原出願で特許になった範囲とは異なる、より広い権利範囲を引き続き狙うことができます。
原出願ではまず特許を確保し、分割出願でより広い範囲を狙う
上記の例では、原出願について、
A＋B → A＋B＋C
と限定することで、まず特許を取得します。
その一方で分割出願を行い、改めて、
A＋B
という、Cによる限定のない請求項について権利化を目指すことが考えられます。
もちろん、「A＋B」が実際に特許になるかどうかは、新規性・進歩性などの特許要件によります。
しかし、原出願で早期に「A＋B＋C」の権利を確保したうえで、「A＋B」というより広い範囲については分割出願で引き続き争う、という戦略をとることができます。
単純にCを外すだけではない
分割出願の利用方法は、単純に「A＋B＋C」からCを外して「A＋B」に戻す場合だけではありません。
例えば、原出願では、
A＋B＋C
として特許になったものの、競合製品や自社の事業を考えると、Cとは異なる特徴Dに着目した、
A＋B＋D
という権利範囲が重要になる場合もあります。
この場合、原出願の「A＋B＋C」と分割出願の「A＋B＋D」は、単純に一方が他方より広い・狭いという関係ではありません。
それでも、原出願とは異なる切り口から、事業上有用な権利範囲を取得できる可能性があります。
したがって、分割出願を検討するときには、単に「原出願より広くできるか」だけではなく、
「原出願で加えた限定は本当に必要か」
「競合製品を考えた場合、どの構成を権利として押さえておくべきか」
という観点から検討することが重要です。
早期審査との組合せは特に有用
この戦略は、早期審査を利用する場合にも有用です。
事業化が近い場合などには、できるだけ早く特許を取得したいことがあります。
そのような場合、早期審査を利用し、審査官とのやり取りの中で、
「A＋B＋Cまで限定すれば特許になる」
という見通しが得られれば、原出願ではその範囲まで限定して、まず特許を取得することが考えられます。
これにより、「特許を一つ確保する」という目的を早期に達成できます。
一方で、早く特許を取得することを優先したために、本来狙っていた「A＋B」という広い範囲まで完全に諦める必要はありません。
分割出願を行うことで、
原出願：A＋B＋Cで早期に権利化
分割出願：A＋Bなど、より広い範囲の権利化に引き続き挑戦
という役割分担が可能になります。
つまり、分割出願を利用することで、
「早く特許を取得すること」と「より広い権利範囲を追求すること」を両立できる可能性があります。
製品上市、取引先への説明、ライセンス交渉、資金調達などのために早期の権利化が重要な案件では、特に検討する価値があります。
分割出願なら自由に広げられるわけではない
もっとも、分割出願をすれば自由に請求項を広げられるわけではありません。
分割出願の内容は、原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であることなど、分割出願としての要件を満たす必要があります。
先ほどの例でいえば、原出願で最終的に「A＋B＋C」として特許になったとしても、出願当初の明細書等に「A＋B」という発明が適切に記載されていれば、その記載を基礎として分割出願の請求項を検討できる場合があります。
一方、出願当初の明細書に十分な記載がなければ、分割出願の段階になってから新たな上位概念や構成を自由に追加することはできません。
その意味でも、出願時には、
「今回どの請求項で出願するか」だけではなく、「将来どのような請求項を作る可能性があるか」
まで考えて明細書を作成しておくことが重要です。
特許査定を受けたときに分割の必要性も検討する
日本では、一定の条件のもとで、特許査定後にも分割出願をすることができます。
ただし、原出願について特許権の設定登録がされた後は、その原出願から分割することはできません。
そのため、特許査定を受けた場合には、単に特許料を納付することだけを考えるのではなく、
「A＋B＋Cの権利だけで十分か」
「Cを必要としないA＋Bも引き続き狙うべきではないか」
「A＋B＋Dなど、別の切り口の権利も必要ではないか」
といった点も併せて検討しておくことが重要です。
特に早期審査によって早く特許査定を得た案件では、まず特許を取得できたことで安心し、分割出願を検討する機会を逃さないよう注意が必要です。
分割出願を権利化戦略の一つとして考える
分割出願というと、原出願から削除した別の発明を権利化するための手続というイメージを持たれることもあります。
しかし、それだけではありません。
原出願では確実性を重視して早期に一定の権利を確保し、分割出願ではより広い範囲や、事業上重要な別の権利範囲を引き続き追求する
という使い方もできます。
特に早期審査を利用する案件では、
「どこまで限定すれば早く特許を取得できるか」
だけではなく、
「その限定によって失われる権利範囲を、分割出願で引き続き狙うべきか」
まで考えて権利化方針を検討することが重要です。
なお、分割出願が可能かどうか、またどのような権利範囲を狙えるかは、原出願の明細書の記載、審査経過、先行技術、分割する時期など、個々の案件によって異なります。
特許査定を受けた場合でも、現在の請求項だけで十分か疑問がある場合には、設定登録前に分割出願の必要性を検討することをおすすめします。
当事務所では、原出願の審査対応だけでなく、分割出願を含めた権利化方針についてのご相談にも対応しています。
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